Mediante la Resolución N° 77327, la Superintendencia de Industria y Comercio, le dio la razón al fondo de inversión Bridgewood Capital INC dueño de EPK en todo el mundo, que reclama en Colombia el uso indebido de su marca, por su antiguo socio AKMIOS SA, en cabeza de Samuel Tcherassi.

De acuerdo con la reclamación, “el día 4 de julio de 2019, la sociedad LEGAL STAR INC., solicitó el registro de la Marca EPEKA (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza1.”.

Sin embargo, la sociedad Bridgewood Capital INC. presentó escrito de oposición al mencionado registro el día 23 de diciembre de 2019, con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“El signo EPEKA citado bajo el expediente de la referencia carece de distintividad extrínseca, teniendo en cuenta que no tiene la capacidad de diferenciarse frente a las marcas EPK de propiedad de mi representada, por medio de las cuales se distinguen productos idénticos a los que el signo solicitado pretenden distinguir”, señaló en la alegación, el apoderado del fondo de inversión.

Añadió que “al analizar el aspecto ortográfico de los signos enfrentados, encontramos que la expresión solicitada para registro marcario es similar a la marca EPK, previamente registrada por mi representada. En efecto, existe una alta similitud en las marcas, lo que claramente causaría confusión en el consumidor”.

“Las marcas enfrentadas son casi idénticas desde el punto de vista ortográfico, toda vez que añadir las vocales “E” y “A” resulta siendo insuficiente para que ambos signos puedan coexistir en el mercado”, aseguró.

Enfatizó que “en caso de que este despacho permita la coexistencia de estas marcas, se generaría un riesgo de confusión respecto del origen y la calidad de los productos y servicios protegidos, no solo viéndose afectos los derechos de mi representada, sino también los de los consumidores”, se indicó en el documento del fondo de inversión Bridgewood Capital INC”.

Además, advirtió que “la marca EPK se compone por una secuencia de letras cuya estructura no es legible en conjunto en el idioma castellano. Por lo anterior, los consumidores pronunciarán cada una de las letras que componen las marcas de forma separada”.

“Así pues, se tiene que EPK es pronunciada por los consumidores así: E – Pe – Ka. Análogamente, la marca solicitada se pronunciará: E - P - E – K -A. En vista de lo anterior, se puede establecer que los signos enfrentados son idénticos desde el punto de vista fonético. Principalmente, la marca solicitada hace uso de los mismos fonemas que deben ser leídos letra a letra de manera independiente: e-pe-ka vs. e-p-ek-a”, enfatizó en el escrito.

Igualmente, alegó que “por lo anterior, es evidente que la percepción sonora de ambas marcas es idéntica, debido a que la letra “P” tiene una terminación sonora que incluye la letra “E” y la letra K tiene una terminación sonora que incluye la letra “A”. Es decir, el sonido de la letra “P” se refleja como “pe” y el sonido de la letra “K” se pronuncia como “ka”. De este modo, agregar las letras “E” y “A” en la marca solicitada, no le otorga la suficiente distintividad”.

Tras estos argumentos y el estudio adelantado por la SIC, se demostró que “los signos en conflicto EPEKA / EPK resultan similares porque, comparten tres (3) de las letras que los conforman E/P/K. En este caso, la adición de las vocales (E) y (A) no es suficiente para eliminar la similitud, en razón de que el signo solicitado contiene todas las letras de las marcas opositoras EPK y, por tanto, el impacto sonoro que se produce al pronunciar los signos, es idéntico de manera que, al pronunciarlas un consumidor promedio no encontrará elementos que permitan diferenciarlas con claridad”.

“Teniendo en cuenta el anterior análisis y una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Dirección considera que entre las expresiones EPEKA/ EPK existe una similitud ortográfica y fonética lo que genera riesgo de confusión en el consumidor y, en sentido, se cumple el primer supuesto”, de acuerdo con la Resolución N° 77327.

Agregó que “de acuerdo con lo anterior y en atención a los factores de vinculación, conexidad o relación competitiva, podemos ver que, a pesar de que se encuentran comprendidos en diferentes clases, la presencia de términos casi idénticos EPEKA / EPK conllevaría a un consumidor a considerar en términos de razonabilidad que tienen su origen en un mismo empresario”.

“Así, con base en el criterio de razonabilidad, se genera la posibilidad de considerar que los productos y servicios identificados por los signos en comparación provienen del mismo empresario. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector análogo al del antecedente mencionado, más aún cuando se trata de signos tan similares”, señaló.

Ante esta situación, la entidad determinó “declarar fundada la oposición interpuesta por Bridgewood Capital INC”, en relación con las clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza1”.

Así mismo, decidió “negar el registro de la Marca EPEKA (Nominativa) para distinguir productos” comprendidos en las clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza1, “cuyo solicitante es el señor Samuel David Tcherassi Solano A, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución”.

Posición del fondo de inversión Bridgewood Capital INC

Por su parte, el fondo de inversión Bridgewood Capital INC señaló que “las tiendas que se encuentran actualmente en el territorio nacional, no hacen parte de la red global de almacenes EPK y no representan el concepto de marca que fue creado hace 20 años como una apuesta por innovar en la moda infantil a través de un diseño de tendencia francés, pero con practicidad americana, excelente calidad y precios accesibles”.

“Por eso, el interés de sus socios a nivel mundial es que se deje de utilizar en Colombia su marca o variaciones similares que puedan generar confusión en el consumidor tal como lo ha decidido la SIC en primera instancia”, indicó el asesor externo del fondo, Danilo Romero.

Al comentar la decisión de la SIC, indicó que “este proceso sigue su curso y se espera el cumplimiento de lo resuelto por la Superintendencia, para evitar más complicaciones”.

“El proceso jurisdiccional en el que se presentaron medidas cautelares está en trámite y también se espera pueda aclararse, para que la marca original EPK pueda reconquistar el mercado colombiano”, señaló.

Añadió que “el fondo Bridgewood Capital confía en la justicia y en las autoridades nacionales y sabe que a través de los procesos transparentes y de cara a los consumidores, se podrán resolver, porque no hay ningún otro interés que el de volver a ofrecer al público colombiano el concepto innovador EPK, presente en siete países de América Latina, incluyendo Ecuador y Venezuela”

“EPK tiene un concepto de marca potente que compite con otras marcas de diseño de ropa infantil en todos los países en donde opera. Por eso, no tiene ningún interés en que AKMIOS SA cierre su operación”, indicó.

Romero señaló puntualizó señalando que “el pedido amparado en sus derechos de propiedad industrial, es que no utilice la marca que fue creada con una idea novedosa, que carga con ella años de esfuerzo e inversión y que se ha ganado un posicionamiento transformador frente al comprador latinoamericano”.